判例紹介：取引先に開示したマニュアルについて

フランチャイザーがフランチャイジーに業務に関するマニュアルを開示することは一般的かと思います。そして、このようなマニュアルはノウハウとして秘匿されていることでしょう。

今回は、フランチャイザーである原告とフランチャイジ―である被告とに関する事件（大笹加地裁令和6年7月18日判決　事件番号：令5（ワ）829号）を紹介します。

本事件の原告はフランチャイズシステムによる学習塾の経営等を行っており、個別指導塾のフランチャイズ事業（Ｗａｍ）を展開していました。

被告は、コンサルティング業務を行っており、被告を経営主体とした英会話スクールであるLanguage House（LH）を運営していました。

そして、原告（フランチャイザー）と被告（フランチャイジー）とは「個別指導Ｗａｍ」のフランチャイズ契約を締結し、被告は物件のフロアを「個別指導Ｗａｍ」の教室（本件教室）とLHとで折半する形でJR奈良駅前で運営しました。

しかしながらその後、被告は原告に対して契約の解除を通知し、本件教室を閉校しました。一方で、被告は同じ建物でLHの運営は継続しています。

このような経緯のもと、原告は、被告が原告から提供された受験指導に関するノウハウ（営業秘密）を不正の利益を得る目的でＬＨで使用したことが不競法２条１項７号の不正競争に当たると主張しました。なお、このノウハウはマニュアル（本件マニュアル）としてまとめられているもの等であり、営業秘密として特定できているようです。

なお、原告の従業員であるＰ３は、中学２年生の娘を持つ母親を装い、ＬＨの入塾相談に赴き、これに対応した塾長であるＰ１とのやり取りを録音したりしています。これにより、原告は被告が原告のノウハウを使用しているという確信に至ったようです。

被告が原告の営業秘密を使用したか否かについて、裁判所は以下のように判断しています。なお、以下の本件相談２とは、原告のＰ３がＬＨの入塾相談に赴いたときの面談内容のことです。

(2)　本件相談２におけるＰ１の行為

原告は、保護者からのヒアリングにおける聞くべきポイント（苦手な教科と苦手になった時期や理由、得意な教科とその理由、毎日の勉強習慣等）、生徒の学習状況を確認するためのチェックすべき点（どの教科がいつからわかっていないのか、普段の学習習慣は本当に行われているか等）、受験の傾向などが営業秘密であることを前提に、Ｐ１が本件面談２でこれらを使用した旨主張する。

しかし、上記情報は、いずれも、一般的な学習指導の視点等として常識に属する程度の情報であって、非公知のものとはいえないし、仮に受験の傾向等、常識の範囲とまではいえない情報があるとしても、本件相談２においてＰ１が用いた情報は、同人の英語指導の経験等に基づく知見に属する範囲のものにすぎないものと認められるから、いずれにせよ、原告の営業秘密を不正に使用したとは認められない。

このように、裁判所は、原告の主張する営業秘密は「一般的な学習指導の視点等として常識に属する程度の情報」であり、非公知とはいえないとしています。また、常識の範囲とはいえない情報があるとしても、Ｐ１が用いた情報はＰ１の経験等に基づくものであるとし、原告の営業秘密を不正に使用を認めませんでした。

また、原告は被告に対して競業避止義務違反も主張していました。この主張に対して裁判所は、原告の主張を認めず、さらに下記のようにも裁判所は述べています。

原告は、本件許容条項は原告のノウハウを被告の英語・英会話教室に導入することまで許可したわけではない等と主張するが、本件許容条項のもとでフランチャイズ契約を締結するのであれば、ある程度のノウハウの共有、混同は避けられないのであって、このような事態は契約上当然に予定されているものと解されるから、原告の主張は理由がない。

すなわち、被告は原告と同様の事業であるＬＨを別途行っているのであるから、原告が被告に開示したノウハウが被告のＬＨにもある程度は共有、混同されることは想定の範囲内であると裁判所は判断したようです。

本事件のように、一般的に知られているようなノウハウのマニュアルは非公知性が無いとして営業秘密とは認められ難いのかもしれません。

また、フランチャイジーのような取引先にマニュアルを開示した場合、当該取引先はマニュアルを不正取得したとみなされることはないため、取引先が不正を行ったと主張するためには不正使用又は不正開示の主張となります。

しかしながら、本事件のように、取引先の行為がマニュアルの不正使用であると主張しても、取引先の行為が取引先自身の経験等に基づくものであるか、マニュアルの不正使用に基づくものであるかを切り分けることは難しいでしょう。

さらに、本事件では、被告は原告のフランチャイズ事業と同様の事業を並行して行っていることから、原告が開示したノウハウの共有、混同は避けられないとも裁判所は判断しています。

このように、取引先に自社の営業秘密とする情報を開示する場合には、当該情報が営業秘密として守られるのか、契約終了後における取引先の行為が自社の営業秘密の使用とされる範囲はどのようなものであるのか等を判断して、取引先との契約を行うべきでしょう。

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判例紹介：取引先との間の秘密保持契約による秘密情報の特定

自社の営業秘密を取引先等に開示する場合、秘密保持契約を締結するかと思います。その秘密保持契約には、秘密保持の対象となる情報の特定方法が規定されている場合も多いでしょう。この特定を行わないまま開示した情報の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

このような判決がなされた裁判例が大阪地裁令和５年８月24日判決（令３（ワ）１１８９８号）であり、本事件は、原告が被告との間で販売代理店契約を締結し、原告が被告に対し契約保証金３００万円を支払ったものの、その後、本件代理店契約を解除したにもかかわらず、代理店契約終了時に返還が予定されている被告からの上記保証金の返還がないと原告が主張したものです。これに対して、被告は、原告が被告の営業秘密を不正使用したので、これが原告の被告に対する契約保証金返還債権と対当額で相殺する旨の意思表示をしました。

ここで、被告と原告とは下記のような秘密保持契約を締結していました。

２条（秘密情報）１項

本契約において、「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に、本検討に関して相手方から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料（この情報および資料にはサンプル、製造図面、分析検証データ、報告書等およびノウハウを含む。以下、同じ。）のうち、次の各号に定めるものをいう。

(1)　電子的記録媒体、書面その他有体物…または電子メール…にて開示または提供され、当該有体物および当該電子メールに秘密である旨が明示されているもの。

(2)　口頭で開示された情報の中で、秘密情報である旨が開示者により開示時に明示され、かつ、開示日より３０日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの。

上記（２）のように、本秘密保持契約では「口頭で開示された情報の中で、秘密情報である旨が開示者により開示時に明示され、かつ、開示日より３０日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの。」が秘密情報として特定されると規定されています。

しかしながら、被告は、下記のように秘密情報の特定を行っていないことを認めつつ、原告は秘密保持義務違反等があると主張しました。

被告は、本件秘密保持契約書２条１項に従った秘密情報の特定をしていないが、本件各情報が被告の秘密情報であることは、被告と原告との間で当然の前提とされていた。

ところが、原告は、被告製品の図面等の被告の秘密情報を用いて模倣し、被告製品と同種の油化炭化装置である「パイロリナジー」（以下「原告製品」という。）を製造して、令和４年３月１日から販売している（乙１７、１８）。

したがって、原告には、本件各契約に基づく秘密保持義務、善管注意義務ないし秘密情報の目的外使用禁止義務に違反した債務不履行がある。

これに対して裁判所は、秘密保持契約の規定に従い、下記のように被告の主張を認めませんでした。

本件秘密保持契約における「秘密情報」というためには、本件秘密保持契約書２条１項に定めるとおり、契約有効期間中に相手方から提供又は開示された情報及び資料であって、開示又は提供された有体物及び電子メールに秘密である旨が明示されているもの、もしくは、口頭で開示された情報の中で、秘密情報である旨が開示者により開示時に明示され、かつ、開示日より３０日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付又は届けられたものであることを要すると解される。

しかし、被告が本件秘密保持契約に基づき秘密が保持されるべき秘密情報である旨主張する本件各情報について、同項に従った特定が行われていないことは当事者間に争いがないから、本件各情報は、本件秘密保持契約における「秘密情報」には当たらず、原告が本件秘密保持契約に基づく秘密保持義務、善管注意義務（本件秘密保持契約書３条）、及び、秘密情報の目的外使用禁止義務（同４条）を負うことはないというべきである。

また、被告は、上記秘密保持契約とは別途締結した代理店契約書２４条に原告が違反する、とも主張しました。なお、代理店契約書24条は下記のとおりです。

１　甲（被告）または乙（原告）は、お互いに本契約における取引等で得た事項を第三者に漏洩してはならない。

２　甲は乙に提供する「本製品」製造の技術ノウハウと知識を日本において、乙に提供することと使用させることを保証する。乙は自身で甲の提供する「契約製品」製造の技術ノウハウと知識を使用する。乙は該当技術ノウハウ或いは知識或いは設備を第三者に提供してはならない。

しかしながら、これについても裁判所は、下記のように被告が主張する代理店契約書24条に基づく原告の秘密保持義務違反を認めませんでした。

原告と被告とは、本件代理店契約を締結するに伴い、それに先立って本件秘密保持契約を締結したものであるから（乙１９、証人Ｐ１、同Ｐ２）、本件代理店契約書２４条にいう「秘密」は、本件秘密保持契約における「秘密情報」と同様に解するのが契約当事者の合理的意思に合致するというべきである。

前記(2)のとおり、本件各情報は本件秘密保持契約における「秘密情報」に当たるとは認められないから、本件代理店契約書２４条の秘密保持義務の対象となる「秘密」に当たるともいえない。

したがって、原告に同条に基づく秘密保持義務違反があるとの被告の主張は採用できない。

また、被告は「本件各情報が被告の秘密情報であることは、被告と原告との間で当然の前提とされていた」と主張していますが、裁判所はこれも認めませんでした。

さらに、被告が自身の営業秘密であると主張した本件各情報についても、「本件各情報につき、被告による管理の意思が客観的に認識可能であったとは認められない。」等の理由から、その営業秘密性が認められませんでした。

以上のように、取引先に自社の情報（営業秘密）を開示する場合には、秘密保持契約に規定されている営業秘密の特定方法に沿った方法で行わないと、相手方との間で当該情報が営業秘密であるとは認められません。これは、相手方との間で締結した契約書に定めれていることであるため、当然のことでしょう。

また、相手方に開示する情報が営業秘密であると主張するのであれば、当該情報が自社においても秘密管理しなければなりません。

このように、取引先との間で秘密保持契約を締結したからといって、取引先に開示した情報が営業秘密であると認められるものではなく、契約に沿った特定や管理を適切に行う必要があります。

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判例紹介：営業秘密の不正使用の一例 宅配ボックス事件

営業秘密を所属企業から正当に取得したり、取引先から正当に取得しても、当該営業秘密を「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示」した場合には、当該営業秘密の侵害とされます（不正競争防止法２条１項６号，７号）。

では、この「不正の利益を得る目的」とは具体的にどういう行為でしょうか。

その例として、宅配ボックス事件を挙げます。この事件は、原告が被告から宅配ボックスの開発・製造の委託を受けたものの、被告が本件新製品の製造を原告に発注するのを取りやめ、原告の営業秘密である本件データを使用して被告製品を製造・譲渡したというものです。

参考ブログ記事：

・判例紹介：新規製品の開発・製造委託の取りやめ　宅配ボックス事件（秘密管理性）

・判例紹介：新規製品の開発・製造委託の取りやめ　宅配ボックス事件（有用性）

宅配ボックス事件は、上記ブログで紹介したように、原告が被告に開示した宅配ボックスの３Dデータが営業秘密であると裁判所が認めました。

そして、原告は下記のように被告による本件データを使用して被告製品を製造したことが不競法２条１項７号の不正競争に該当すると主張しました。

❝本件データと被告製品の製造に用いられた図面データ（以下，・・・「実機図面データ」という。）を対比すると，以下のとおり，多くの点で寸法・形状がほとんど一致しており，被告によりその細部が修正されたり，情報が追加されたりしているものの，基本構造はそのまま維持されているものであるから，本件データと実機図面データとの同一性は損なわれていない。このように，被告製品の形状は，本件データが表現する形状をほぼそのまま再現したものであり，本件データと被告製品の製造との間には十分な因果関係があるから，被告製品の製造は本件データの「使用」に該当する。

・・・ 

被告は，本件プロジェクトのビジネス性評価の過程でモックアップ品の製作・評価のみを目的として，原告から本件データを受領したものであり，原告・被告間でのビジネスの可能性がなくなり，その検討が終了した後に，被告が自身の製品の開発，製造に本件データを使用，利用することは，上記目的を逸脱するものであって，被告に費用の削減等の不正な利益をもたらし，また，原告が樹脂製宅配ボックスの製品を市場に出す可能性ないしは利益を侵食するものである。なお，本件プロジェクトが終了した後に，本件データの利用権を被告に許諾するかどうかは原告の自由であり，原告はそのような許諾をしていない。

被告は，あえて，本件データを受領した目的を逸脱し，本件データを使用した被告製品の製造を行い，利益を上げているのであるから，被告による本件データの使用に「不正の利益を得る目的」又は「その営業秘密保有者に損害を加える目的」があることは明らかである。❞

一方で、被告は以下のように、実機図面データについて、本件データにおける基本構造はそのまま維持していることは認めつつ、本件データの使用及び不正の目的を否認しています。

❝実機図面データについて，被告が本件データに基づきこれに変更を加えて作成したこと，本件データから細部が修正されたり，情報が追加されたりしているが，基本構造はそのまま維持されていることは認める。

しかしながら，以下に対比するとおり，本件データと実機図面データとの間には，製品の形状及び寸法において，様々な変更及び追加が存在しており，本件データと実機図面データとの間の同一性は完全に失われている。したがって，被告製品の製造は本件データに基づいて行われたものではなく，本件データの「使用」には該当しない。

・・・

本件データは，本件プロジェクトのビジネス性評価の過程でモックアップ品の製作・評価のみを目的として作成されたものではない。本件データは最終的に被告製品を量産することを目指す過程で，強度等の試験を行うための試作品製造に用いられたものであって，被告製品の量産のために行われたものであり，モックアップ品の作成も被告製品の量産のための過程の一つにすぎない。

本件データは，被告製品の設計データであり，本件プロジェクトの遂行を目的として提供されたものであり，実際に本件プロジェクトの遂行に使用することは，情報を委託された目的に沿った問題のない使用である。❞

直感的に、被告の主張は無理があるのではないかと思えます。これに対して、裁判所は以下のようにして原告の主張を認め、被告の本件データの使用は不競法違反であると判断しました。なお、下記は本件データ１と実機図面データ１に関する判断ですが、本件データ２と実機図面データ２も同様です。

❝本件データ１と実機図面データ１とは，本体，扉，鍵カバー，側板，天板及びヒンジの各パーツからなるという基本構造が同じであり，後記(ｲ)の被告が指摘する相違点を除けば，各パーツの寸法及び形状においても概ね一致しているということができ，被告は，本件データ１に基づいて，これと実質的に同一の実機図面データ１を作成したものということができる。したがって，被告が実機図面データ１に基づいて被告製品１を製造することは，本件データ１の「使用」に該当するというべきである。❞

さらに、裁判所は不正の利益を得る目的について以下のように判断しています。

❝被告は，モックアップの作成も被告製品の量産のための過程の一つにすぎず，本件データは被告製品の設計データであり，本件プロジェクトの遂行を目的として提供されたものであるから，これを本件プロジェクトの遂行に使用することは，情報を委託された目的に沿った問題のない使用であると主張する。しかしながら，前記１(10)のとおり，本件新製品のモックアップは被告が製作することが合意されていたものの，証拠（乙２８，２９，３９，４０）によれば，本件データが送付された当時において，本件新製品の各部品の製造は原告において行うことが予定されていたと認められるから，本件データを被告が被告製品の製造に使用することについては本件データの使用目的の範囲内であるとはいえない。

 また，前記１(14)のとおり，本件プロジェクトの終了後，原告と被告との間では「設計費・機会損失額」名目での被告の支払義務の有無及び額について合意に至っておらず，原告が本件データを用いた製品の製造を被告に許諾したとの事実を認めるに足りる証拠もない。❞

以上のように、本事件における不正の利益を得る目的での営業秘密の使用は分かり易いものです。

仮に、取引先から製品の製造・販売の委託を受けたもののそれが取りやめになり、支払いが全くないにもかかわらず、製品データを取引先に勝手に使われることが不正でないとなると、ビジネスの根底が崩れてしまいます。このため、裁判所の判断は当然であると思います。

しかしながら、このような事例は、発注者と受注者との力関係により、少なからずあると思われます。例えば、受注者である中小企業が発注者である大企業に自社の知的財産を勝手に使われるということも少なからずあるようです。

営業秘密の観点から気を付けなければならないのは、受注者となる企業です。もし、本事件と同様のことを行っていたら、営業秘密侵害罪となる可能性があります。営業秘密侵害は民事だけでなく、刑事事件にもなり得ます。もし、自身が当事者であり、取引先の営業秘密であるデータを勝手に使用する許可を部下に与えたりしたら、自身が刑事罰を受ける可能性もあります。

ちなみに、本事件は、当該製品の生産等の差し止め、製品の破棄、そして６１０万１９６２円の損害賠償を求められました。

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ー判例紹介ー 商慣習及び信義則による秘密保持義務は認められるのか？

今回は、取引先に対する商慣習及び信義則による秘密保持義務について争った判例（東京地裁令和3年12月23日判決　事件番号：令元（ワ）１８３７４号）を紹介します。

本事件の原告と被告（被告ベアー等）との関係は以下のとおりです。なお、被告は他にもいますが、今回紹介する内容については直接的な関係はないので省略します。

・原告及び被告は平成２３年８月５日に、被告が原告に対し鎖骨骨折の治療に用いるチタン製のインプラント（以下「鎖骨プレート」という。）を販売することとして、鎖骨プレートの取引を開始した。

・原告は、訴外メディカルネクスト社が販売していたリングピンの後発医療機器として「ＪＳピン」と名付けた骨治療用のリングピンを製造販売することについて、平成２６年７月３１日に厚生労働大臣の承認を受け、被告はＪＳピンを製造して原告に供給し、原告は同年９月以降、ＪＳピンを医療機関等に販売した。

・被告は、平成２９年に自らが製造販売元となってリングピンを製造販売することとし、同年５月８日，その製造販売について厚生労働大臣の承認を受け、同年６月から「ＳＴＲピン」と名付けた各被告商品を含むその製造や販売を開始した。

・被告は、平成３０年６月２９日，原告に対して本件鎖骨プレート契約を更新しない旨の申出をし、本件鎖骨プレート契約は同年８月４日に期間満了により終了した。原告と被告は、その後も鎖骨プレートについて現金で決済する取引を継続したが、原告は平成３０年１１月３０日に被告ベアーとの間の鎖骨プレートの取引を中止した。

このような経緯があり、原告は以下のように主張しました。

❝被告は，商慣習及び信義則により原告との間で秘密保持義務を負っているにもかかわらず，原告と取引関係にあった際に知り得た原告の営業秘密である各原告商品に係る製品情報を利用して，各被告商品を製造販売し，原告の取引を妨害した。❞

これに対して裁判所は判断は以下のとおりです。

まず、裁判所は以下のように被告はJSピンの共同開発者であると認定しています。

❝当初のＪＳピンから各原告商品への変更は原告が得た情報を契機とするものであるが，被告は，各原告商品の形態の開発について，自ら費用，労力等を負担したといえるのであって，各原告商品について，少なくとも共同開発者であったというべきである。❞

そして、裁判所は、被告が共同開発者であると認定したうえで、以下のように原告の主張を認めませんでした。

❝被告は，各原告商品について少なくとも共同開発者の立場にあったものであり，自ら費用と労力を負担して行った上記の開発に基づいて，各被告商品を製造販売しているにすぎないといえる（前記３）し，上記の開発における秘密の保持やその後の製造販売等について，原告と被告ベアーとの間に特段の合意はなかった（前記１⑸）。したがって，被告が，原告の営業秘密である各原告商品に係る製品情報を利用して各被告商品を製造販売しているとは認められないし，原告の取引を違法に妨害しているとは認められない。❞

このように裁判所は、原告と被告との間で特段の合意はなかったとし、原告が主張するような、商慣習及び信義則による秘密保持義務を認めませんでした。

本事件と同様に秘密保持契約を締結しなかったものの、商慣習や信義則といったことに基づいて被告に秘密保持義務があると原告が主張した事件は既にあります。

参考論文：取引先への営業秘密の開示と秘密保持契約

例えば、上記参考論文にも記載している金型技術情報事件（知財高裁平成 27 年 5 月 27 日判決　事件番号：平成 27 年（ネ）第 10015 号，東京地裁平成 26 年 12 月19 日判決　事件番号：平成 25 年（ワ）第 26310 号）において、原告（控訴人）は以下のように陳述書で主張しています。

❝控訴人の取引する業界では，お互いにそれぞれの有する技術ノウハウを尊重しており，契約の成約時に秘密保持契約を締結していること，成約までの過程で技術資料の交換を行うことはあるが，その際，いちいち秘密保持契約を締結するわけにはいかないため，成約時に契約すること，その間は当事者同士が互いに秘密を守ってきている❞

しかしながら、このような主張に対して裁判所は下記のようにその秘密管理性を否定しています。

❝陳述書の記載は，本件において，控訴人が被控訴人に開示した技術情報について，これに接する者が営業秘密であることが認識できるような措置を講じていたとか，これに接する者を限定していたなど，上記情報が具体的に秘密として管理されている実体があることを裏付けるものではない。❞

このような判断は、今回紹介した事件と同様の判断であり、営業秘密における秘密管理性においては、商慣習や信義則による秘密保持義務といったものは認められないことが分かります。

すなわち、取引先に対する秘密保持義務は、秘密保持契約等による客観的に判断が合意が必要です。この秘密保持契約に関しても、秘密保持の対象となる情報が何であるかが特定できていない包括的な内容であれば、その秘密保持義務の対象となる情報が狭く判断される可能性が有り（秘密保持義務の対象が実質的に営業秘密の範囲内となる）、注意が必要かと思います。

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判例紹介：他社に業務委託して顧客にサービスを提供する場合（秘密保持契約）

自社のサービスを他社に業務委託し、当該他社を介して顧客に提供するという事業形態も多々あるかと思います。今回は、そのような形態の営業秘密に関する裁判例（令和3年3月26日東京地裁判決　平成31年（ワ）4521号）を紹介します。

本事件の原告会社は、経営者を対象に「すごい会議」と称する会議の手法を用いたコンサルティング業務を行うこと等を目的として原告Ａによって設立されました。原告Ａは、原告会社の設立前に株式会社すごい会議を設立し、すごい会議の手法を用いて経営者に対してコンサルティング業務を行っていましたが、原告会社がこれを引き継いだという経緯があります。また、原告Ａ及びすごい会議社の従業員であるＣは、社外のマネジメントコーチがいなくても，社内会議において社員だけですごい会議が運用できるようにするため，本件各ノウハウを含むすごい会議の手順等を記載した「すごい計画作成キット」と題するマニュアルを制作しました。

一方で被告Bは、すごい会議社との間で「すごい会議ライセンシング契約書」と題する書面を取り交わし、すごい会議のマネジメントコーチとしての業務委託を行いましたが、同業務委託はその後終了しています。そして、被告Ｂは「中小企業が使いやすく，日本が本来持っている組織力を引き出す会議のやり方がないか」との考えから、侍会議の手法を開発し、被告ヴァンガード社を設立して侍会議のワークショップを行うセミナー事業や侍会議を行うファシリテーターの育成研修を行う研修事業を開始しました。

上記のような経緯のもと、本件ノウハウは原告会社が保有する営業秘密に当たり、被告Ｂは本件各ノウハウを被告らが提供する会議運営手法に関するコンサルティングサービス等に使用し、被告会社らに開示して不競法２条１項７号が規定する不正競争を行った等として、原告が被告に対して訴訟を提起しました。

ここで、原告は本件ノウハウの秘密管理性を下記のように主張しています。

❝原告会社は，本件各ノウハウを，限られたライセンシー及びライセンシーが認めるマネジメントコーチにしか開示していない。そして，原告会社は，被告Ｂを含む全てのライセンシー及びライセンシーが認めるマネジメントコーチとの間でライセンス契約を締結しているところ，当該契約に係る契約書（以下「本件ライセンス契約書」という。）の１８条により，本件各ノウハウについて，ライセンシー側に守秘義務を課している。

さらに，原告会社は，マネジメントコーチに対し，顧客にすごい会議のコンサルティングサービスを提供する際に「費用と条件に関する合意書」（以下「本件合意書」という。）を取り交わすよう指導している。そして，本件合意書には「全ての会議内容は厳格に秘密扱いといたします。必要に応じて，クライアント様の間で，秘密保持契約を交わすことも可能です」との条項があるから，原告会社は，マネジメントコーチが顧客と本件合意書を取り交わすことを通じて，当該顧客から，本件各ノウハウを含む全ての会議の内容を厳格に秘密扱いにすることの約束を取り付けていることになる。❞

この原告の主張のとおりであれば、原告は秘密保持契約を締結して被告に本件ノウハウを開示しているので、本件ノウハウは秘密管理性を満たしているようにも思えます。しかしながら、裁判所はこの主張に対して以下のように判断しました。

❝・・・，すごい会議社が被告Ｂとの間で取り交わした「すごい会議ライセンシング契約書」（甲１４）において，「乙（被告Ｂ）または甲（すごい会議社）が本契約を履行する上で，知るにいたった秘密情報を，乙及び甲は，秘密情報の開示者の了解なしに第三者に開示することはできない。」などとする条項はあるものの（１８条），具体的にいかなる情報が「秘密情報」に該当するかについての記載は見当たらない。そうすると，上記契約書の存在は，すごい会議社や原告会社がマネジメントコーチに対して本件各ノウハウを秘密と扱うよう求めていたことの根拠にはなり得ないというべきである。

また，・・・，「費用と条件に関する合意書」（甲１８）においては，原告会社が指摘するとおりの条項が含まれるものの，本件各ノウハウが秘密として管理されていることを具体的に指摘する内容の記載は見当たらない。かえって，原告会社が指摘する上記条項は，「会議内容」を秘密扱いとすること及び「秘密保持契約を交わすことも可能」であることという記載に照らし，すごい会議を指導するマネジメントコーチが顧客側の情報を秘密として扱うことを約するものであると解釈するのが自然である。そうすると，上記合意書の存在は，原告会社がマネジメントコーチを通じて顧客に対し本件各ノウハウを秘密と扱うよう求めていたことの根拠にはなり得ないというべきである。❞

このように、裁判所は、①「ライセンシング契約書」では秘密保持の対象がどのような情報であるのかが特定されていないこと、②「費用と条件に関する合意書」では秘密保持の対象が本件ノウハウではないとして、原告主張の秘密管理性を認めませんでした。

特に①については、秘密保持契約等において、その対象が何であるかを明確に特定する必要があることは、従業員に対する就業規則の秘密保持条項等でも指摘されていたことです。取引先（本件では業務委託先）と締結する場合でも、秘密保持契約において何がその対象となるのかを特定する必要があります。包括的な秘密保持契約では万が一の場合に何ら意味を成さない可能性があります。

さらに、本件ノウハウの秘密管理性について裁判所は以下のようにも判断しています。

❝・・・本件各ノウハウは，原告会社が顧客に提供する商品そのものというべきものであって，原告会社の上記サービスに係る顧客であれば，何人でも接することができる性質の情報である。しかも，本件各ノウハウは，会議の進め方に関するノウハウであるから，その性質上，原告会社の担当者，原告会社から業務委託を受けたマネジメントマネジャー及びすごい会議についての指導を直接受けた者のみならず，原告会社によるコンサルティングサービスの提供を受けた顧客が実施する会議に参加する者に対し，広く使用されることが当然の前提とされる情報である。そうすると，本件各ノウハウは，不特定多数の者が接することが可能であり，かつ，接することが予定された性質の情報であるといえる。しかるに，本件全証拠によっても，原告会社と顧客等との間に秘密保持契約を締結するなど，原告会社において，本件各ノウハウにアクセスすることができる者の範囲やアクセスの方法を制限する措置を講じているといった事実は認められない。❞

❝原告ワークブックは，本件各ノウハウを記載した媒体の一つであるところ，前記前提事実(3)のとおり，そもそも，原告ワークブックは，社外のマネジメントコーチがいなくても，すごい会議を導入した会社の従業員だけで，すごい会議を進行できるようにするという目的で作成されたものであるから，会議に参加する従業員に広く共有されることが前提とされたものといえる。そして，原告ワークブックにおいて，そこに記載されたノウハウが秘密として管理されていることを示す記載は見当たらない。❞ 

このように、本件ノウハウについて、顧客に対して秘密保持契約を求めたり、原告会社内において秘密管理していたという事実もないと裁判所は判断しています。本件ノウハウは社内での秘密管理性が認められないので、業務委託先との関係においても秘密管理性が認められないことは当然のことでしょう。

本事件は、原告の業務委託先が当該委託業務の経験を生かして原告の競合となったため、原告にとっては納得しがたい気持ちはあるでしょう。しかしながら、このようなことは想定されることです。

そのため、自社のサービスのうち、どの様な情報が核心部分であるのか？、その核心部分は秘匿化できるのか？、秘匿化するのであれば情報をどのように特定するのか？、当該情報に触れる者に対して確実に秘密保持契約を締結できるのか？、このようなことを熟考してビジネス展開を行うべきでしょう。その過程で、状況によっては他社に対する業務委託は断念し、自社だけでビジネス展開を行うという決断に至るかもしれません。

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弁理士による営業秘密関連情報の発信 

ソフトバンク顧客情報流出事件

ソフトバンクの携帯電話販売代理店から顧客情報が流出し、この販売代理店の経営者が逮捕されたとの報道がありました。

・顧客情報漏洩の疑い、元ソフトバンク代理店社長を逮捕(朝日新聞)
・顧客情報不正持ち出し　ソフトバンク元代理店経営者逮捕　ペイペイの不正引き出し事件に悪用か(産経新聞)
・顧客情報6千件複製疑い　元携帯販売会社の男逮捕(日本経済新聞)
・顧客情報6千件超複製疑い 元携帯販売会社の男逮捕(共同通信)
・ソフトバンク代理店元社長を逮捕　顧客情報持ち出し容疑(毎日新聞)

実際に持ち出しが行われた時期は2015年11月～18年2月（日本経済新聞）とあるので、楽天に技術情報が漏えいした時期とは異なり、さらにソフトバンクが被害者の立場なのですが、どうしてもソフトバンクから営業秘密が漏えいしたというあまりよくないと思える印象を与えます。

また、技術情報であれば被害者は漏えい元企業だけですが、顧客情報の漏えいとなればその顧客も被害者の立場となります。 今回の事件では、当該顧客情報が電子決済サービスであるＰａｙＰａｙやドコモ口座の不正引き出しに使用されていたようです。

そして、ソフトバンクによる管理体制はどのようになっていたのか？という疑問も一般的には生じるでしょう。

これに関して、営業秘密侵害で逮捕できたということは、秘密管理性、すなわち当該情報に対する秘密管理意思を容易に認識できるような態様で管理されていたということになります。すなわち、ソフトバンクは顧客情報を営業秘密として適切に秘密管理しており、容疑者は当該顧客情報が営業秘密であることを認識していたと思われます。

一方で、容疑者は「『リスト化はしたが違法とは思わなかった』と容疑を否認している。（日本経済新聞 2021/3/3）」とあります。

さらに「稲葉容疑者の会社はソフトバンクの2次代理店で、顧客が携帯電話を契約する際に個人情報を入力するタブレット端末から印字した書類を従業員らが複製や撮影していたという。調べに対して『法に触れるとは思わなかった。従業員が（営業に）使っていることは知っていたが指示はしていない』と供述している。（毎日新聞 2021/3/3）」ともあり、さらに、「ソフトバンクによると、不正取得されたのは15～18年に稲葉容疑者が関わった代理店で携帯電話サービスなどを契約した顧客の氏名や住所、生年月日、料金支払い用の口座番号など、業務システム以外で顧客情報を記録することは社内ルールで禁じていたが、順守されていなかった。（日本経済新聞 2021/3/3）」ともあります。

上記の報道では、容疑者の代理店では、ソフトバンクによる社内ルールを守るという意識は薄く、それゆえに営業秘密の不正な持ち出しが犯罪行為という認識が欠落していたのではないでしょうか。

では、ソフトバンクはどうすればよかったのでしょうか？

営業秘密の漏えいが犯罪行為であり、ソフトバンクの社内ルールを順守することを徹底的に教育することは当然ですが、そもそも２次代理店を使うということがどうなのでしょうか？

顧客情報というソフトバンクにとっても非常に重要な情報を２次代理店に開示していることがそもそも情報漏えい防止の視点からは適切でないとも思えます。

１次代理店ならまだしも、２次代理店等になるとソフトバンクの影響力が当然弱まるでしょう。そして、顧客情報を扱う代理店（人員）が多くなるほど漏えいリスクは当然高くなります。

さらに、今回の営業秘密漏えいを犯した容疑者は2次代理店の経営者本人です。営業秘密の開示先は信用できる人又は企業でなくてはなりません。にもかかわらず、どのような経緯で、そのような経営者と代理店契約を行い、顧客情報を開示したのか？

10年以上前は携帯電話の販売店から顧客情報が漏えいした事件は複数ありました。しかしながら、近年では携帯電話の販売店からの顧客情報の漏えい事件は報道がありません。実際本ブログでも2017年10月ごろから営業秘密に関する報道の記録を取っていますが、そこにも携帯電話の販売店からの顧客情報漏えいに関する事件はありません。

参考：営業秘密関連ニュース一覧

携帯電話の販売店からの顧客情報漏えい事件がなくなった理由は、徹底的な秘密管理の成果であると聞いています。例えば、店舗内で勤務中は私物の携帯電話の持ち込みは一切禁止であり、持ち込みが発覚すると持ち込んだ者は解雇する場合もあったようです。そのような厳しい態度により、代理店からの顧客情報の漏えい事件が減少したのでしょう。

そのような業界でありながら、なぜ再び代理店からの顧客情報の漏えい事件が起きてしまったのでしょうか？

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判例紹介：特許権ラインセンスと共に開示した技術情報について

今回は、特許権を他社にライセンスすると共に当該特許権に係る製品を製造するために開示した技術情報の取り扱いについての裁判例（大阪地裁令和１年10月3日判決（平成28年（ワ）3928号））です。

被告は、原告のトランスに係る特許権のライセンス（本件各基本契約）をノウハウ（本件技術情報）の開示と共に受けました。そして、被告は、特許権が消滅したため本件各基本契約は終了し、本件技術情報にはＷＢトランスを分解すれば誰でも知り得る情報しか含まれておらず、すでに公知であることを理由にロイヤルティの支払を拒む旨を原告に通告しました。

これに対して原告は、被告らは本件技術情報に対するロイヤルティの支払義務を負っているのに、ロイヤルティの支払を予め拒絶しているとして催告を経ず、被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除した旨を主張し、ランニングロイヤルティの不払いその他本件各基本契約の債務不履行があったと主張しています。

具体的には原告は、本件技術情報である技術資料中に、トランスの製作品を用いて計測した実測値が記載されており、「ＷＢトランスの設計作業において，最低限，①一次巻数，②二次巻数（一次巻数に特定の数値を乗じた数値），③一次巻線径，④二次巻線径を算出する必要があるところ，これらは，原告から開示された数値（本件技術資料中，電気設計一覧表及び電気設計書に記載。）がなければ被告らにおいて算出することができない」と主張しました。

これに対して裁判所は、以下のように判断しました。

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本件技術資料中の電気設計一覧表及び電気設計書において開示された数値は，試作品における実測値にすぎず，被告らにおいても，独自に計測・算出したり，製造元に問い合わせて確認したり，ＷＢトランスの完成品を用いて測定したりすることが可能であったものであるから，原告からの開示がなければＷＢトランスの設計・製造が不可能であったものとはいえない。

・・・

コイルボビン及びＷＢトランスの外径寸法や重量は，パンフレットを参照したり，ＷＢトランスの完成品を測定したりすることにより容易に得られる値である（甲５７，乙３）。

巻線計画等についても，原告から開示された数値によらなくても，被告らにおいて，使用するコイルボビンの凹状溝の幅と，選択した銅線の径から巻数を算出し，上記のとおり算出された一次巻数及び二次巻数まで，整列巻で巻き回していくことは可能であると考えられる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして、裁判所は以下のように「まとめ」ています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(イ)　・・・、本件技術情報の開示を受けなければＷＢトランスを製造することができないといった事情までは認められず，本件技術情報がＷＢトランスの製造に必須であることを前提に，本件各基本契約の性質を考えることはできない。

(ウ)　また，本件技術情報に記載された数値は，物理的に測定したり，計算によって求めることができるものと考えられるから，ＷＢトランスが市場に出回り，リバースエンジニアリングを行って計測等ができるようになった段階で，公知になるといわざるを得ない。

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このように、裁判所は、特許権のライセンスと共に原告から被告に開示された技術情報は、既に公知である又は製品をリバースエンジニアリングによって知り得る情報であるとして、その営業秘密性を認めず、これにより原告の主張を認めませんでした。

一方で、裁判所は下記のようなことも述べています。

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本件各特許権の明細書等を参照し，流通に置かれたＷＢトランスに対するリバースエンジニアリングを行ってもなお解明することができず，原告よりその開示を受けない限り，ＷＢトランスの製造はできないというようなノウハウが，本件技術情報に含まれていると認めるべき証拠は提出されていない。

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すなわち、製品のリバースエンジニアリングによってもノウハウが非公知性を喪失せず、当該ノウハウを用いないと製造できないようなノウハウは、特許権が消滅しても保護の対象となり、ロイヤリティの対象となる、ということでしょう。

一般的に、特許権をライセンスする際には、当該特許権に係る製品の製造のためのノウハウも開示することが多いかと思います。

その際、ライセンシーは、開示されたノウハウが一体どのような性質の情報であるのか？もしかしたら、特許権が消滅した後でも、ライセンサーがノウハウに対して継続的にロイヤリティーの支払いを求める可能性が有る情報であるか否かを見極める必要があるかと思います。

また、ライセンサーも同様です。自身が開示するノウハウがどのような性質のものであるかを見極めなければならないでしう。さらに、特許出願の明細書に記載の内容も重要です。特許性が有りそうだからとして、本来開示する必要がない情報（例えば従属項となるような情報）までも開示するよりも、営業秘密として管理する方がよい場合もあるでしょう。技術情報を特許出願をすると公開されるので、再び秘匿化はできません。この認識は強く持つ必要があるかと思います。

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秘密保持契約を締結して営業秘密を開示する場合

昨日は無事、大阪発明協会主催の研修「技術情報を営業秘密として守るための　実務と事例研究」を終えることができました。
参加してくださった皆様ありがとうございました。

この研修でも説明したのですが、秘密保持契約を締結して秘匿化情報を取引先に開示したものの、裁判所においてこの秘匿化情報は営業秘密ではないと判断された裁判例がいくつかあります。

参考ブログ：

・－判例紹介ー　取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例　その２

・営業秘密と秘密保持契約（秘密保持義務）その１

昨今、オープンイノベーションの広がりもあり、秘密保持契約の重要性はますます高まるでしょう。

そして、秘密保持契約を締結して秘匿化情報を開示することは、相手方が当該情報を目的外使用等した場合に不正競争防止法違反と秘密保持義務違反の２つで責任を負わせることができます。

すなわち、秘匿化情報が営業秘密と認められれば、相手方は不競法違反と共に秘密保持義務違反となり、たとえ、秘匿化情報が営業秘密と認められなくても、秘密保持義務違反となる可能性が有ります。

ここで、「可能性が有る」としている理由は、当該秘匿化情報が営業秘密と認められない場合には同時に当該秘匿化情報が秘密保持義務の対象ではないとして秘密保持義務違反にもならない場合が有るためです。

具体的には、秘匿化情報がすでに公知の情報となっていた場合です。例えば、秘密保持契約を締結して開示した秘匿化情報を使用した製品が販売され、この製品をリバースエンジニアリングすることで当該秘匿化情報が公知となった場合や、秘密保持契約を締結する前に既に秘匿化情報が公知となっている場合です。

一般的な秘密保持契約では、例外規定として、公知となった情報等は秘密保持義務の対象としないことが規定されていますので、上記のような秘匿化情報は公知であるため秘密保持の対象とはみなされないことになります。

従って、秘密保持契約を締結して秘匿化情報を相手方に開示する場合には、当該秘匿化情報が真に営業秘密足り得るか否かを正しく判断する必要があります。この判断を間違えると、相手方との間で不要な争いが生じる可能性が有ります。

しかしながら、自社製品のリバースエンジニアリングによって公知となる可能性が有る場合には、当該自社製品のリバースエンジニアリングを禁止する等を含む守秘義務契約を製品の販売先と締結することで非公知性を保つことができるかもしれません。このような守秘義務契約は、当該製品の販売先がが不特定の消費者である場合には難しいでしょうが、販売先が限られた企業等であれば可能かと思います。

例えば、攪拌造粒装置事件（大阪地裁平成２４年１２月６日判決　平成２３年（ワ）第２２８３号）では、原告製品がリバースエンジニアリング可能であるとして、原告主張のノウハウの非公知性は喪失していると裁判所は判断しています。

その理由として「原告主張ノウハウは，いずれも原告製品の形状・寸法・構造に関する事項で，原告製品の現物から実測可能なものばかりである。そして，原告製品は，被告がフロイントから攪拌造粒機の製造委託を受けたときよりも前から，顧客に特段の守秘義務を課すことなく，長期間にわたって販売されており，さらには中古市場でも流通している。」や「原告主張ノウハウは，いずれも原告製品の形状・寸法・構造に帰するものばかりであり，それらを知るために特別の技術等が必要とされるわけでもないのであるから，原告製品が守秘義務を課すことなく顧客に販売され，市場に流通したことをもって，公知になったと見るほかない。」とのように、「顧客に守秘義務を課すことなく製品を販売」していることを挙げています。

とすれば、「顧客に守秘義務を課して製品を販売」した場合には、たとえ製品をリバースエンジニアリングすることでノウハウを知り得るとしても、営業秘密で言うところの非公知性は保たれていると判断される可能性が有るかと思います。

以上のように、秘密保持契約を締結したからといって安心できるものではありません。秘密保持の対象としたつもりの情報が真にその対象となり得るのかを、契約締結前に十分に検討する必要があります。

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営業秘密の特定について 特許庁オープンイノベーションポータルサイトから

特許庁がオープンイノベーションポータルサイトを開設しました。

このオープンイノベーションポータルサイトでは、オープンイノベーションを行うにあたり必要な各種契約書のモデルを開示しています。

このモデル契約書は、オープンイノベーションによってノウハウ（営業秘密）を相手方に開示する場合等に参考になるかと思います。このブログでもオープンイノベーションについて取り上げることが有りますが、オープンイノベーションに限らず、取引先に営業秘密を開示することによって、開示先が営業秘密の目的外使用等を行い、裁判に発展することがあります。そのようなことを未然に防ぐためにも、営業秘密の開示先となる相手方との契約書は大変重要になります。

ここで、営業秘密を開示するために相手方と秘密保持契約を締結する際には、秘密保持の対象とする技術を特定する必要があります。秘密保持の対象を特定しないまま、相手方に営業秘密を開示すると、開示した内容のうちどれが秘密保持の対象であるかを相手方が認識できない可能性が有ります。そうすると、当該営業秘密を相手方が目的外使用したとしても、秘密保持の対象が特定されていないことにより、不法行為とは認められない可能性があります。

このため、秘密保持の対象を特定することは非常に重要です。なお、秘密保持の対象を特定することは、取引先だけでなく従業員に対しても需要なことであり、営業秘密管理の基本といえるでしょう。

この点について、モデル契約書_秘密保持契約書（新素材）の１０ページには以下のような記載があります。

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秘密保持契約締結前に自社が保有していた秘密情報のうち特に重要なものだけでも秘密保持契約の別紙において明確に定めておくことが考えられる。

 ・ これにより、自社の重要な情報を確実に秘密情報として特定できるとともに、上記リスクを回避することができる。なお、秘密保持契約の別紙において定義をする際には、弁理士に対して、特許請求の範囲を記載する要領で作成を依頼することも考えられよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記下線で示したように、営業秘密を特許請求の範囲を記載する要領で作成することが推奨されています。今までも、営業秘密を特定する場合には、特許請求の範囲のような記載が提案されていましたが、行政による推奨は初めてではないでしょうか。また、その作成を弁理士に依頼することまで言及しています。これは、弁理士の仕事の幅を広げることになるので、我々にとっては好ましい一言でしょう。

「特許請求の範囲」を記載する要領とはいえ、やはり営業秘密を特定するにあたっては３要件を理解する必要があります。

このうち、「秘密管理性」については他社への営業秘密の開示であるので、秘密保持契約がその役割を担うことになるので、営業秘密の特定という点ではさほど強く意識することはないでしょう。一方、「有用性」と「非公知性」については技術情報を営業秘密とする上では、意識する必要があるかと思います。

まず、有用性に関しては、有用性が満たされる程度に技術情報を特定する必要があります。すなわち、あまりにも漠然とした技術情報で営業秘密を特定すると、その有用性に疑義が生じます。特に、その構成から有用性、換言すると効果が理解し難い化学等の分野では、技術情報をどのように特定するかが重要になるかと思います。

また、製品が販売されることによって、それまで営業秘密であった技術情報の「非公知性」が失われることになるかもしれません。すなわち、当該製品のリバースエンジニアリングによって当該技術情報の非公知性が失われる可能性があります。このため、製品化によって非公知性が失われる技術情報と、製品化しても非公知性が失われない技術情報は分けて特定するほうがいいでしょう。

その理由は、一般的な秘密保持契約において、秘密保持の対象となる情報は公知となるとその対象から外れるためです。このモデル契約書にも下記のような条項があり、下記⑤がそれにあたるでしょう。

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2前項の定めにかかわらず、受領者が書面によってその根拠を立証できる場合 に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。 

① 開示等を受けたときに既に保有していた情報 

② 開示等を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した 情報 

③ 開示等を受けた後、相手方から開示等を受けた情報に関係なく独自に取得 し、または創出した情報 

④ 開示等を受けたときに既に公知であった情報 

⑤ 開示等を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もし、非公知性が失われた技術情報と非公知性が失われていない技術情報とを同じ項目で混在させて特定した場合、当該項目が秘密保持の対象となったか否かが不明確となり、トラブルの元になる可能性があります。このため、営業秘密とする技術情報が、製品化により公知となるか否かの把握は重要な作業であると考えます。

オープンイノベーションは、自社にない技術や自社だけでは開拓できない市場を手に入れるチャンスであるため、今後、より高い事業効率を求めるために広まることは間違いないでしょう。

しかしながら、自社の営業秘密（ノウハウ）の相手方への開示は高いリスクを伴う行為です。そのようなリスクをいかに低減するのか、また、営業秘密として守ることができる技術情報と守ることができない技術情報を明確にするためにも営業秘密の特定は重要な作業となります。

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新興企業やフリーランスの保護のための提言

先日、「新興企業の知的財産権保護を　大手による無断活用防止―自民提言案」とのニュースがありました。

これは、昨年、公正取引委員会がまとめた「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」を受けてのものだと思われます。

あらためて、この実態調査報告書を読むと、取引先が優越的地位を濫用して営業秘密やノウハウを取得する実態が書かれています。

参考：スタートアップの取引慣行に関する実態調査（経過報告）令和２年４月３日 未来投資会議資料

参考：未来投資会議（第３７回）　配布資料　　　

ここで、営業秘密を取引先に開示する場合には、秘密保持契約を締結することが必須ですが、取引先が秘密保持契約の締結を拒んだり、片務的な秘密保持契約の締結を強要されたり、と様々です。

このような実態調査報告書には記載がないものの、営業秘密の裁判例からあり得そうな例を一つ。

まず秘密保持契約には秘密保持の対象から除外する情報を定めた規定が設けられることが一般的です。たとえば、以下のようなものです。（参照：【参考資料】秘密情報の保護ハンドブック　～企業価値向上にむけて～）

① 開示を受け又は知得したときに既に保有していた情報

② 開示を受け又は知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報③ 開示を受け又は知得した後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報

④ 開示を受け又は知得したときに既に公知であった情報 

⑤ 開示を受け又は知得した後、自己の責めに帰さない事由により公知となった情報

そして営業秘密の裁判例として、攪拌造粒機事件（大阪地裁平成２４年１２月６日判決　事件番号：平成２３年（ワ）第２２８３号） や皮膚バリア粘着プレート事件（東京地裁令和２年３月１９日判決　事件番号：平成２０年（ワ）２３８６０号） では、原告が営業秘密であると主張した情報が公知であった（上記④）と裁判所によって認定され、その営業秘密性及び被告が当該情報の使用したとしても秘密保持契約違反ではないと判断されました。

すなわち、たとえ、秘密保持契約を締結して開示された情報であっても、公知の情報であれば開示先に秘密保持義務はなく、取引先（開示先）は自由に使用してもよいということです。これは、このような除外規定が設けられた秘密保持契約を締結すると当然のことだと思われます。

しかしながら、そもそも、公知の情報とは何でしょうか？

この「公知」の判断は、特許で言うところの「新規性」の判断とも類似していると思われ、案外難しいかもしれません。

開示した営業秘密と全く同じ情報が記載された資料を取引先が提示した場合には、自社の営業秘密が公知となっていることを認めざる負えません。

しかしながら、全く同じではなく若干違う資料を提示した場合にはどうでしょうか？若干違うものの、当業者であれば同じ解釈できると主張された場合にはどうでしょうか？

また、複数の資料を提示され、この複数の資料の組合せが開示した営業秘密と同じであると主張された場合にはどうでしょうか？

ここで、技術情報は特許公開公報、論文、及びインターネット上の情報等様々なものが溢れかえっています。自社が営業秘密と考えている情報も、特許検索等により調査（先行技術調査）すると全く同じでなくても同様の資料が見つかるかもしれません。

取引先は、開示された営業秘密を自由に使用することを目的として、先行技術調査によって開示された営業秘密を公知であると主張する可能性もあるでしょう。

公知であるか否か微妙な場合には、口先による説明力の問題です。

これがうまい人は、実際には公知でなくても、公知であると説明できるでしょう。こういうことがうまい職種は、やはり弁理士や技術系の弁護士、企業の知財部の人達でしょう。

そして、大企業になるほど、これらの人を使うことができます。一方で、中小企業やベンチャーになるほど、これらの人との繋がりが薄い傾向にあるでしょう。

そうすると、中小、ベンチャー企業は秘密保持契約を締結して営業秘密を大企業に開示しても、その後、除外規定を持ち出されて自由に使用されるリスクがあります。一方で、公知であることの主張は、優越的地位の濫用とは認められないでしょう。

では、このような事態に陥った場合にはどうするべきでしょうか？

そのためには、まず「公知」とはどのようなことを指すのかを理解する必要があります。

そして、開示先が上記のようなことを主張した場合に、対応可能な人物を予め見つけておくことも必要でしょう。

昨今、オープンイノベーションという言葉も広く浸透し、自社の営業秘密を他社に開示する場面もあるでしょう。そのとき、秘密保持契約を締結したからと言って必ずしも安心できるものではありません。開示した営業秘密が取引先に目的外で使用されることもある程度想定して、秘密保持契約を締結する必要があります。そして、開示先が不当と思われる要求をしてきた場合には、営業秘密の開示を行わない、そもそもの取引を行わない、という決断も必要ではないでしょうか。

ところで、この提言は自民党の競争政策調査会は行い、記事には「明らか」になったとありますが、ネットを探しても自民党のホームページを探しても見つからない。

せっかく良い提言を行っているのだから、積極的に公開するべきでしょう。

ＩＴ、ＩＴ、言うのであれば、まずはこういうところからも行うべきでは？

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－判例紹介ー 取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例 その２

前回紹介した、取引先と秘密保持契約を締結して情報を開示したものの、その情報は営業秘密ではないとされた裁判例（東京地裁 令和２年３月１９日　平成２０年（ワ）２３８６０号）の続きです。
本事件において原告は、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の原材料として「 東レ（株） ＤＯＷ ＣＯＲＮＩＮＧ ＭＧ７－９８５０ Ａ剤・Ｂ剤 」を用いることを営業秘密であると主張しました。しかしながら、裁判所は当該情報について営業秘密性を認めませんでした。

一方で原告は、さらに、被告が被告製品のＰＭＤＡ申請に際してシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報を開示した行為が本件秘密保持義務違反に該当するとも主しました。

確かに、秘密保持契約を締結していれば、秘密保持の対象とする情報が営業秘密でなくても、秘密保持契約に違反した使用をしていれば民事的責任を問えるでしょう。しかしながら、これについても下記のように裁判所は認めませんでした。

―――――――――――――――――――――――――――

皮膚バリア粘着プレートの原材料にシリコーンゲルを用いるという情報が，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報であったことは上記（第４の１）認定のとおりである。また，その端部を丸みを帯びた形状とするという点も，絆創膏などの代表的な皮膚保護剤や原告製品に先行して販売されていたシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの形状からも明らかなように，その端部は角張った形状か丸みを帯びた形状の製品が多く（公知の事実及び前記認定事実１(1)，シカケアの説明文書においても角を丸くした形でシカケアを切って手術痕等に貼付する方法が説明されていること（前記認定事実１(1)ア）などに照らすと，皮膚バリア粘着プレートの端部を丸みを帯びた形状とするという情報は，本件契約前の交渉段階から既に公知の情報（本件契約の契約書第９条③の４）といえる。そうすると，原告が指摘する情報は，いずれも「相手方の技術上及び取引上の情報」（同契約書第９条①②）に該当するとは認められない。

―――――――――――――――――――――――――――

ここで、原告と被告とが締結した秘密保持契約は下記のものです。

―――――――――――――――――――――――――――

第９条（秘密保持義務） 甲（原告）と乙（被告）は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、次の情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 　 

①　本件契約及び個別契約の締結前に行われた交渉の段階において、図面・仕様書・資料・材料・型・設備・見積依頼・口頭の説明、その他により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報。 　　

②　前項のほか、本件契約及び個別契約により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報 　 

③　前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しない。 

 １　相手方から知り得た時点で，既に保有している情報 

 ２　独自に開発した情報 

 ３　秘密保持義務を負うことはなく，第三者から正当に入手した情報 

 ４　公知になった情報

 ―――――――――――――――――――――――――――

すなわち、裁判所は、秘密保持契約にも「公知となった情報」は秘密保持を適用しないとの規定が設けられているために、公知であるとして営業秘密と認められなかった情報も、秘密保持の対象とはならないと判断しました。

このような事例は、本事件だけではありません。以前に紹介した攪拌造粒機事件があります。

この事件では原告が被告に攪拌造粒機の製造を委託し、秘密保持契約を締結して図面を被告に開示したものの、委託契約が終了した後に被告が当該図面を使用して攪拌造粒機を製造販売したというものです。この事件では、原告製品は所謂リバースエンジニアリンが可能でり非公知性を喪失していることを理由に、裁判所は原告製品図面を営業秘密とは認めませんでした。

そして、原告は、被告による秘密保持契約違反も主張しましたが、この秘密保持契約も公知となった情報を秘密保持の対象から除外する規定が設けられていたために、認められませんでした。

このように、秘密保持契約を締結していても、公知となった情報は秘密保持の対象から除外する等の規定が設けられていれば、非公知性が喪失しているとして営業秘密と認められなかった情報は、秘密保持の対象からも除外されることになります。

これは、特別なことではなく、上記のような除外規定が設けられていれば当然のことです。

今回紹介した事件では、原告は既に非公知性を失っている情報であるにもかかわらず、当該情報が営業秘密のみならず、被告との間で締結した秘密保持の対象になると考えていました。その結果、不要な争いとなってしまいました。

このようなことから、自社が秘密と考える情報は、秘密保持の対象となり得るのかを十分に検討し、相手先と契約を締結する必要があります。

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－判例紹介ー 取引先に営業秘密を開示したものの、その非公知性が否定された裁判例

今回は、取引先と秘密保持契約を締結して情報を開示したものの、その情報は営業秘密ではないとされた裁判例（東京地裁 令和２年３月１９日　平成２０年（ワ）２３８６０号）について紹介します。

本事件において、原告と被告は、平成２７年１０月８日に原告が被告に対して皮膚バリア粘着プレートの製造を委託することなどを定めた製造委託契約（以下「本件契約」という。）を締結しました。

この本件契約の契約書第９条には以下の記載があります。

第９条（秘密保持義務）

甲（原告）と乙（被告）は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、次の情報を第三者に開示または漏洩してはならない。 　

①　本件契約及び個別契約の締結前に行われた交渉の段階において、図面・仕様書・資料・材料・型・設備・見積依頼・口頭の説明、その他により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報。 　　

②　前項のほか、本件契約及び個別契約により知り得た相手方の技術上及び取引上の情報 　

③　前項の規定は、次の各号に定める情報には適用しない。

    １　相手方から知り得た時点で，既に保有している情報

    ２　独自に開発した情報

    ３　秘密保持義務を負うことはなく，第三者から正当に入手した情報

    ４　公知になった情報

そして、原告は、平成２７年１１月１７日に独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し、皮膚バリア粘着プレート「マムズケア（Ｍｏｍ’ｓ　Ｃａｒｅ）」の一種で、帝王切開用の「マムズケア　１６（Ｍｏｍ’ｓ　Ｃａｒｅ　１６）」（以下「原告製品」という。）について、医療機器製造販売届（以下「ＰＭＤＡ申請」という。）をしました。また、被告も、平成２７年１２月２８日に被告製品のＰＭＤＡ申請をしました。

原告は、平成２８年１月１８日に被告に対し、東レ・ダウコーニング社（訴外東レ）が製造・販売する、粘着面の原材料として記載されている「ＤＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ　ＭＧ７－９８５０　Ａ剤・Ｂ剤」（本件東レ製品）を原告製品の粘着面に用いることを提案し、原告と被告は原告製品について、原材料として粘着面に原告が支給する本件東レ製品を使用し、非粘着面に「Ｍｏｍ’ｓ　シリコーン」を使用することを合意しました。

なお、原告製品は、皮膚に接する粘着性のあるシリコーン面と、粘着性のない面からなる伸縮性に富んだシリコーンシートであり、帝王切開手術専用の皮膚バリア粘着プレートであり、原告製品は、帝王切開手術の手術痕に貼付することにより皮膚バリアとして外部からの刺激等を和らげるとともに、手術痕が瘢痕やケロイドになるのを予防するものです。

原告は平成２８年２月２４日から現在に至るまで原告製品を販売し、被告は平成２８年２月２２日から同年６月２０日までの間、本件契約に基づいて原告製品を製造して原告に納品したものの、本件契約は平成２８年１０月８日に終了しました。

そして、被告は、遅くとも平成２９年１２月１日には被告製品の販売を開始しました。この被告製品は、粘着性のあるシリコーン面と粘着性のないシリコーン面からなる伸縮性のあるシリコーンシートであり、切開手術、腹腔鏡手術の手術痕などの皮膚部位を保護し、手術痕が肥厚性瘢痕やケロイドになるのを防止する皮膚バリア粘着プレートであり、その粘着面には本件東レ製品が用いられています。

このような経緯の元、本事件において原告は、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の原材料として「 東レ（株） ＤＯＷ ＣＯＲＮＩＮＧ ＭＧ７－９８５０ Ａ剤・Ｂ剤 」を用いることを営業秘密であると主張しました。

そして、原告は、帝王切開手術の手術痕の保護に適したシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートという原告のアイディアを被告が模倣し、原告製品のＰＭＤＡ申請から約１か月後に、原告に何らの説明もなく被告製品のＰＭＤＡ申請をしただけでなく、平成２８年８月以降、本件東レ製品を用いて原告製品と同じ形状・サイズの被告製品を製造・販売したことが、被告が「不正の利益を得る目的」（不正競争防止法２条１項７号）をもって本件情報を使用したと主張しました。

 これに対して裁判所は、以下のようにして原告主張の営業秘密の非公知性を否定しました。「手術痕や傷痕を保護するためのシリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートが本件契約の数年以上前から複数の会社から製造，販売されていたこと，シリコーンソフトスキン粘着剤の粘着技術が遅くとも平成元年頃からは傷の治療に用いられていたこと，シリコーンソフトスキン粘着剤である本件東レ製品が遅くとも平成２０年１２月頃には販売され，同時期に発行された業界雑誌において製品の特性等も踏まえて紹介されていたことのほか，訴外東レが，本件東レ製品について，瘢痕治療を含む皮膚への付着を対象とする製品であること及び日本国内だけでなく海外にも広く供給することが可能であることなどを自社のウェブサイトにおいて紹介していることが認められる。

 (2) 　以上によれば，シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面に本件東レ製品を用いることができるという情報は，平成２７年７月までには，広く知られていた情報であったといえる。本件東レ製品はそのような用途で用いられる汎用品であるから，少なくとも，原告が，原告製品の製造等を依頼するためにエフシートを持参して被告を訪問した平成２７年７月１６日時点において，シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートの粘着面の材料として本件東レ製品を用いるという本件情報が非公知の情報であったとは認められない。 」

一方、原告は、本件東レ製品は医療用に開発された特殊素材の製品で、医療品への使用用途以外にはメーカーに卸してもらえない製品であり、一般に市場に出回っている原材料ではないと主張しました。しかしながら、これに対しても裁判所は、本件東レ製品を使用するのに一定の手続を要したとしてもそれは本件情報の非公知性に影響しないと判断しました。

このように、本事件では、原告が営業秘密であると主張する情報に対する非公知性が否定され、当該情報は営業秘密ではないとされました。

これにより、原告と被告とで締結した秘密保持契約の対象となる情報から、当該情報が除外されることとなります。

次回に続きます。

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ー判例紹介ー 特許権のライセンスとノウハウ開示

特許権者が他者に実施許諾する場合、当該特許公報に記載の内容だけでは実施が難しい場合には、実施に必要なノウハウもライセンシーに開示します。
実施許諾した特許権が存続期間満了等により消滅した場合には、ライセンス契約も終了するわけですが、開示したノウハウはどうなるのでしょうか？

そのようなことを争った事件が、大阪地裁令和元年10月3日判決（平２８（ワ）３９２８号９）です。

本事件は、川鉄電設（訴外）が被告らと締結したトランス事業に係る特許権のライセンスに関する基本契約についての契約上の地位を川鉄電設から原告が承継しました。そして、原告は、被告らの債務不履行を理由に本件各基本契約を解除したとして、被告らに対して各基本契約解除前に発生していたロイヤルティ支払義務の履行と、被告らが各基本契約の解除後においても原告から被告らに対して開示した本件技術情報を使用して変圧器を製造、販売していることは不正競争防止法２条１項７号の不正競争行為に当たるとして、被告らの製品の製造、販売の差止め及び廃棄を求めたものです。

本事件において原告は「本件各特許権はその内容が公知になったとしても，それだけでは実用に耐えるトランスを設計・製造することができない「ノウハウの主要部以外の部分」を特許化したものであり、本件各基本契約は特許化されずに秘匿された、トランスを設計・製造するために必須のノウハウを対象とするノウハウ実施許諾契約である。」と主張しています。
そのうえで、原告は「本件各基本契約はノウハウライセンス契約であり，ランニングロイヤルティ等はノウハウの使用許諾の対価であって，本件各特許権の消滅によっては影響されない。」と主張しました。

これに対して、裁判所は「本件各基本契約の中心となるのは本件各特許権の実施許諾であり、本件技術情報の提供はこれに付随するものというべきであるから，ランニングロイヤルティの支払も本件各特許権の実施許諾に対する対価と位置づけられるべきであり、これを本件技術情報の提供に対する対価と考えることはできない。」とのように判断しました。
そして、裁判所は「被告らの原告に対する本件各基本契約に基づくロイヤルティの支払義務は，本件各特許権が消滅した平成２７年３月３１日をもって消滅したと解すべきであり，同年４月１日以降に被告らがＷＢトランスを製造，販売したことに対するランニングロイヤルティの支払請求は，理由がないというべきである。」と判断しました。

なお、上記のような結論が得られているものの、本件各基本契約には、被告らの債務不履行による解約の場合を含め、契約終了後は本件技術情報を使用してはならず、ＷＢトランスを製造、販売してはならない旨の条項が存在することもあり、裁判所は「被告らがＷＢトランスを製造，販売することは不正競争行為に当たるか。」についても判断しています。

これに対して、裁判所は、本件技術情報は一定の有用性を有していると認めているものの（秘密管理性については、明示するまでもなく当該基本契約に基づいて認められると思われます。）、非公知性について「本件技術情報のうち，川鉄電設及び原告が作成したパンフレット（甲５７，乙３）に記載されている数値は，当初から営業秘密性がないものと認められるし，既に検討したとおり，被告らが製造したＷＢトランスが市場に出回った後は，リバースエンジニアリングにより取得し得る数値については，公知になったというべきである。」として認めておりません。

これをもって裁判所は「本件技術情報は，前記パンフレットの記載により，あるいは被告らがＷＢトランスを製造，販売したことによって公知となっており，営業秘密性は失われているというべきであるから，本件基本契約が終了（原告の主張では平成２７年１１月２６日）した後にＷＢトランスを製造，販売することが，営業秘密の使用にあたるとする原告の主張は採用できず，不正競争行為に当たるとしてその差止め等を求める原告の請求は理由がない。」と判断しました。

このような裁判所の判断は、妥当なものであると考えられます。
すなわち、特許権をライセンスすると共にノウハウも開示する場合には、ノウハウに対して秘密保持義務を課したとしても特許権の消滅に伴い、当該ノウハウも自由に使用可能となる可能性を考慮する必要があるでしょう。
特に、当該ノウハウを使用した製品がリバースエンジニアリングされることによって、当該ノウハウの非公知性が失われるような可能性がある場合には要注意です。

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ー判例紹介ー 営業秘密の知得ルートと不法行為との関係

前回紹介したニット製品事件（大阪地裁平成30年6月21日判決（平30(ネ)1745号））の続きです。前回は、営業秘密ではないとされた情報を他者が使用した場合に、一般不法行為と判断され得るかについて述べましたが、今回は営業秘密の知得ルートについてです。

なお、本事件は、ニット製品の卸売業者である原告会社がニット製品の製造販売業者である被告に対し訴訟を提起した事件（本訴事件）の反訴事件です。このため、被告が営業秘密の保有者であり、原告が被告の営業秘密を使用したとされる立場にあります。
そして、本事件は、被告から開示されたニット製品の製造方法（被告の営業秘密）を、原告が利用して下請けにニット製品を製造させたことが不正行為であると被告が主張しています。

ここで、被告が営業秘密であると主張する本件製造方法の情報は、下記①～③に大別できると裁判所は判断しています。
①使用する抄繊糸に関する情報
②編み方・洗い方・染め方といった具体的な製造工程に関する情報
③製造された製品の取扱方法に関する情報

このうち、①使用する抄繊糸に関する情報は、さらに下記のように細分化できると判断されています。
・「1 原糸」の「(1)メーカー」,「(2)商品名」,「(3)性能」
・「2 組成内容等」
・「3 撚糸」の「(1)撚糸企業」, 「(2)撚糸方法」,「(3)撚糸構成」
・「4 効果」

そして、裁判所は「１原糸」の「(3) 性能」、「２組成内容等」（原糸を除く）及び「４　効果」の情報について、被告が製造した和紙混ニット製品の商品下げ札に表示されている組成内容及び性能であるとして、非公知性を欠くと判断しました。
また、「３撚糸」の「(2) 撚糸方法」及び「(3) 撚糸構成」の情報のうち、「(2) 撚糸方法」の情報について、裁判所は、一般的な撚糸の方法であるところ、撚糸企業において被告が製造した和紙混ニット製品を分析すれば、その製品が「(2) 撚糸方法」の撚糸方法により、「(3) 撚糸構成」の撚糸構成をとったものであることが判明すると認められる（証人被告専務４１ページ）ため、非公知性を欠くと判断しました。

次に、「１原糸」の「(1) メーカー」及び「(2) 商品名」並びに「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」の情報についてです。
まず、当事者間に争いのない事実として、下記①、②があります。
①原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品には、同情報のうち「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されていること。
②和紙糸を調達したのが、被告が上記和紙糸を開発する際に「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」の存在を教えたＰ４が取締役を務めるイシハラであること。

また、イシハラのＰ４は、和紙糸が「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものであるという情報も知っていたと認められ、原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に用いた糸はイシハラに調達を依頼したものであると認められています。

このような事実から裁判所は下記のように判断しました。

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原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に，イシハラが調達した「１原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「３撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されているからといって，原告会社において，被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。したがって，仮に，上記情報に営業秘密該当性が認められたとしても，その不正使用行為があったとは認められない。

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本事件の原告会社、被告、イシハラ、原告会社の下請けにおける情報や和紙糸の流れを図案化すると下記のようになります。

図のように、イシハラから原告会社と被告とに同じ情報が渡されています。そして、原告会社は、和紙糸をイシハラを通じて下請けに供給し、この和紙糸を使用して下請けにニット製品を製造させています。
従って、被告が営業秘密と主張する情報は、原告会社も被告以外から知得しており、このことをもって裁判所は「原告会社において，被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。」と判断しています。

以上のことから、他者の営業秘密を当該他社から開示されたとしても、別のルートで同じ情報を知得した場合には、当該情報を使用しても不競法違反とはならないという理解になるでしょう。

ここで、本事件では営業秘密を被告から原告企業へ開示するにあたり、秘密保持契約（ＮＤＡ）を締結していた事実は認められませんでした。

営業秘密を他者に開示する場合には秘密保持契約は必須ですが、秘密保持契約は何のために行うのでしょうか？
当然、その目的は、営業秘密を第三者に開示したり、目的外使用を防ぐことにありますが、秘密保持の対象が何であるかを明確にすることで、事後の紛争を回避することにあるかと思います。

ここで、一般的な秘密保持契約では、秘密保持の対象外として下記のような条項を設けるかと思います。

① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した 情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

参考：秘密情報の保護ハンドブック　参考資料２　各種契約書等の参考例

本事件では、被告が営業秘密であると主張する情報を、被告も原告会社も同一人物（同一会社）から取得していたようですので、上記例外の①又は②、③に該当するのではないでしょうか？
もし、適切な秘密保持契約を互いに締結していたならば、当該営業秘密が秘密保持の対象外であることが互いに理解でき、不要の争い（訴訟）を避けれたのではないかと思います。

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製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為

先日、公正取引委員会から「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」が公表されました。

・製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書の公表について(公正取引委員会)

これには、・ノウハウの開示を強要される ・名ばかりの共同研究を強いられる ・特許出願に干渉される ・知的財産権の無償譲渡を強要される 等の事例が報告されています。
具体的には、「(令和元年6月14日)製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書(概要)」において以下のような事例が挙げられています。

・１「片務的なＮＤＡ」
実例１：相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的なＮＤＡ契約を締結させられる。
・２「ノウハウの開示強要」
実例２：営業秘密のレシピを「商品カルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。
 ・３「買いたたき」
実例３：金型設計図面等込みの発注になったにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。
 ・４「技術指導の強要」
実例４：競合他社の工員に対して自 社の熟練工による技術指導 を無償で実施させられる。
・５「名ばかりの共同研究」
実例５：ほとんど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。
 ・６「出願に干渉」
実例６：取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる 。
 ・７「知財の無償譲渡等」
実例７：特許権の1/2を無償譲渡させられる。
実例８：一方的に無償ライセンスさせられる。

ここで、－６「出願に干渉」ー以外は、営業秘密の不正使用とも考えられる行為が含まれるかと思います。裏を返すと、優越的地位の濫用行為は特許権（特許出願）等の権利取得に関するものよりも、より実態の見えにくい「ノウハウ」に対して行われ易いとも考えられます。

ここで、不正競争防止法２条１項４号では、以下のように規定されています。

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不正競争防止法２条１項４号
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下「不正取得行為」という。）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

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上記条文で気になるところは「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」ですが、この解釈について経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 平成30年11月29日施行版」の84ページに以下の様に記載されています。

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「窃取，詐欺，強迫その他の不正の手段」の「窃取」「詐欺」「強迫」は、不正 の手段の例示として挙げたものであり、「その他の不正の手段」とは、窃盗罪や詐欺罪等の刑罰法規に該当するような行為だけでなく、社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段を用いる場合もこれに 含まれると解される。

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上記下線で示されるように「窃取，詐欺，強迫その他の不正の手段」は刑罰法規に該当する行為だけが当てはまるわけではありません。
想像するに、例えば、取引会社が下請け会社に取り引き停止をチラつかせて、下請け会社に営業秘密を無理矢理に開示させることも含まれる可能性があるのではないでしょうか？
そうすると、この取引会社は独占禁止法だけでなく、不正競争防止法違反も問われることになるかと思います。

さらに、不正競争防止法違反における営業秘密領得の恐ろしいところは、営業秘密を不正に取得した取引先企業だけでなく、これに関与した取引先企業の従業員も責任を問われる可能性があると言うことです。
具体的には、上記のように取引会社が不正の手段によって下請け会社の営業秘密を取得した場合には、その営業秘密の取得に関与した取引会社の従業員が刑事告訴される可能性があります。
実際に、上司の命令に従い業務として行った行為が営業秘密領得に当たるとして書類送検された事例があります。

参考ブログ記事：営業秘密の不正取得を上司から指示された事件

このように、もしかしたら今までは“許されること”であった下請け会社に対する行為が今後は犯罪として扱われるかもしれません。そして、そのこと、具体的には営業秘密の不正取得は犯罪であることを明確に認識し、もし業務命令としてそのような行為を指示された場合にはハッキリと拒絶する必要があります。そうしないと、犯罪者になるかもしれません。

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ー判例紹介ー 生春巻き製造機事件 事業協力期待先へのノウハウ開示

今回紹介する裁判例は、生春巻き製造機事件（知財高裁平成３０年１１月２日判決平成３０年(ネ)第１３１７号 大阪地裁平成３０年４月２４日判決平成２９年（ワ）第１４４３号）です。

本事件の被告会社は、取引先（訴外）から生春巻きを製造するよう求められました。そこで、被告会社は、原告会社に対して生春巻きの製造工場の見学を依頼しました。
これを受け、原告会社は、生春巻きの製造工程を見学させ、製造方法を説明し、工場内の写真撮影も許可しました。

その後、原告会社は、被告会社が九州における原告会社の協力工場として取引をすることに向けての話を進めようとしましたが、被告会社は、原告会社の提案する内容での契約に応じませんでした。被告会社はその後、直ちに取引先の求めで生春巻きを製造することをしませんでしたが、しばらく後に、生春巻きを製造し、関西圏の大手スーパーに卸しました。

本事件において原告会社は、生春巻きを大量に安定的に生産するためライン上で全工程を行うとともに、通常は水で戻すライスペーパーを、状況に応じた適切な温度の湯で戻すという生春巻きの製造方法が営業秘密であり、当該営業秘密を被告会社が不正取得等した主張しています。

これに対して、裁判所は以下のように判断し、その営業秘密性を否定しました。

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原告は，被告が協力工場となることを見学の条件とし，被告がこれを承諾したように主張するが，原告代表者の陳述書には，工場見学前に協力工場になることの条件を承諾した旨の記載がないだけでなく、「私はもうすっかり協力工場になってくれるものと信じていました。」との記載があり，結局，協力工場になることが確定的でない状態で原告工場の見学をさせたことを自認する内容になっている。なお，その後，被告代表者は，協力工場となることに対して積極的方向で回答をしたことは優に認められるが，それをもって事業者間での法的拘束力のある合意と評価できない。
〔１〕見学で得られる技術情報について秘密管理に関する合意は原告と被告間でなされなかったばかりか，原告代表者からその旨の求めもなされなかったこと，〔２〕原告のウェブサイトには，原告工場内で商品を生産している状況を説明している写真が掲載されており，その中には生春巻きをラインで製造している様子が分かる写真も含まれている。原告において，その主張に係る営業秘密の管理が十分なされていなかったことが推認できる。

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すなわち、裁判所は上記〔１〕，〔２〕に基づいて原告が開示したノウハウの秘密管理性を否定しています。また、〔２〕に関しては非公知性も失われていることを示しています。

この判例は、原告会社が流通若しくは新市場におけるイノベーションを他社に求めた結果生じたことといえるでしょう。また、原告会社は被告会社に対してオープンイノベーションを期待したとも考えられます。

本判例のように自社のノウハウを他社に開示する場合、下記のことが重要です。
（１）協力関係の可能性を見極めてから自社ノウハウを開示。
（２）他社に自社ノウハウを開示する場合には確実に秘密保持契約を締結。

上記（１），（２）は言うまでもなく、当たり前のことかとも思われます。
しかしながら、提携期待先に対して前のめりになりすぎると、秘密保持契約を締結することなく必要以上にノウハウを開示する可能性が考えらえます。
また、ノウハウ開示は一人でも可能であり、権限を持っている立場の人物が行うことができます。すなわち、ノウハウ秘匿に対する認識が低い人物が、不適切に他社にノウハウ開示を行ってしまえば、取り返しのつかないことになりえます。

また、本判例からは、以下のことも秘密管理には重要であることを示唆しています。
（３）自社のノウハウ開示状態の把握、開示状態は適正か？
現在、自社のノウハウはホームページ等で簡単に開示できます。これは自社の技術力をアピールするうえで重要な起業活動でしょう。しかしながら、一体どのような情報を何時どこで開示しているかを正確に認識しなければなりません。
これができていれば、ノウハウを開示しているにもかかわらず当該ノウハウは営業秘密であると誤った主張に基づく訴訟を回避できるはずです。

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ー判例紹介ー ストロープワッフル事件 その２ ビジネスモデルを営業秘密とすること

前回の「－判例紹介－　ストロープワッフル事件 その１」の続きです。
今回の記事は少々長いと思われる方もいらっしょあるかもしれませんが、この裁判例は「知的財産とは何か？」そのようなことを考えさせられる判例かと思われます。

この事件（東京地裁平成２５年３月２５日判決）において、原告は「被告らにおいて，オランダの伝統菓子であるストロープワッフルに関して原告らの考案したビジネスモデル等の営業上のノウハウを無断で使用して上記ワッフルの販売等をし，これにより原告らに損害を与えた」と主張しています。
確かに、前回のブログでも経緯を記載したように、被告は原告のビジネスモデルを参考にしてストロープワッフルの実演販売を開始したと思われます。


今回のブログでは本事件における裁判所の判断を具体的に説明します。

上記原告の主張に対して裁判所は、原告会社が提案したビジネスモデルに対して一定の独自性を認めました。
そのうえで、裁判所は「本件ノウハウ等については，被告らとの関係において，原告らの主張するようなビジネスモデル等としての権利性を認めることはできない。」と判断しています。

具体的には、裁判所はまず「原告らの主張するビジネスモデルは，オランダで昔から受け継がれているストロープワッフルの屋台，店頭での製造販売方法であること，オランダ本場のストロープワッフルを焼きたてで提供するという販売形態自体も，平成２１年４月当時，既に神戸在住のオランダ人が店舗を構えて行っていたことがうかがわれるところであって，生地，シロップ等の原材料の取扱方法，使用量等についても，オランダにおける伝統的な製法に基づくものといわざるを得ないものであり，」とのように本件ノウハウの非公知性を否定しています。

裁判所はこれに続いて「また，被告Ｐ２及び被告Ｐ３が，平成２１年８月頃，オランダに現地調査に行った際にも，一定のノウハウを習得していることが認められる。」とのように認定し、「そうすると，オランダで一般的に行われている製造・販売方法について，日本において事業として展開することに一定の独自性があるとしても，ビジネスとしてのアイデアの域を超えるものではなく，それ自体が類似の製造・販売方法を実施することを許さないような形態のものであるとはいい難い。」と判断しています。


さらに裁判所は「原告らは，被告Ｐ２及び被告Ｐ３との提携のための協議を打ち切った後，他の会社等との間でストロープワッフルの実演販売についての協議を行ったものの，合意に至って事業が展開されるには至らなかったことが認められるところであり，被告Ｐ２も原告らのビジネスモデルについて，実現可能性に疑問を呈していること（乙３，被告Ｐ２本人）などに照らすと，ビジネスモデルとして有効性があると認めるに足りないといわざるを得ず，本件ノウハウ等に従うことによって均質な製造販売と収益性のある店舗の開設及び運営が可能となるとする原告らの主張も採用することができない。」と判断しています。

この裁判所の判断は、営業秘密の有用性の判断に該当するかと思われます。そして、この裁判所の判断で興味深いところは、上記下線のように“原告主張の本件ノウハウはビジネスモデルとして有効ではない”と認定しているところです。
営業秘密の有用性の判断（本事件では本件ノウハウを営業秘密とは明言していません。）として、このように“ビジネスとしての成否”を基準とした判断は多くないと思われます。

このように、裁判所は、原告主張の本件ノウハウについて一定の独自性を認めましたが、有用性及び非公知性は認めていないと解されます。
すなわち、本件ノウハウは独自なものではあるが、知的財産として保護するには相当ではないと判断していると思われます。
これは知的財産を考えるうえで、重要なことでしょう。「独自のアイデア≠保護価値のあるもの」ではないということです。
「独自のアイデア＝保護価値のあるもの」とするためには、独自のアイデアにさらに“何か”を付加しなければなりません。その判断基準が不正競争防止法の営業秘密では有用性及び非公知性であり、特許では新規性及び進歩性になります。

ちなみに、特許においてもビジネスでの成功は進歩性の判断に影響を及ぼします。
具体的には、特許・実用新案審査基準の第２節進歩性の末尾に以下の基準が記載されているように、商業的成功を進歩性を肯定する事情としています。

―――――――――――――――――――――

審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。ただし、審査官は、出願人の主張、立証 により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる。

―――――――――――――――――――――

さらに、原告会社は、被告会社等との間で本件ノウハウ等に関する秘密保持の合意が成立したとも主張しました。
これに対して裁判所は「原告Ｐ１が，プランタン銀座との交渉において，プランタン銀座の担当者に対して本件機密保持同意書を交付し，原告会社が提案した情報はいずれも原告会社の機密情報であり，原告会社の同意なく使用してはならないこと等を説明したこと，その際，被告Ｐ２及び被告Ｐ３も同席していたことが認められるものの，原告Ｐ１が，被告アチムないし被告Ｐ３，被告Ｐ２との協議の中で，同被告らに対して本件機密保持同意書を交付ないし説明したことや，同被告らがこれを了承したことを認めるに足りる証拠はなく，原告会社と同被告らとの間で，上記合意が成立したと認めることはできない。」と判断し、原告が主張する被告との秘密保持の合意、すなわち秘密管理性も否定しました。

ここで、重要と思われることは、取引において秘密保持はその対象者と確実に合意しなければならないということです。
確かに被告は、プランタン銀座の担当者と原告との間で交わされた秘密保持合意の場に同席したのであるから、被告も本件ノウハウに対する原告の秘密管理意思を認識し得たとも考えられます。
一方で、原告はプランタン銀座との間で秘密保持合意を行ったにもかかわらず、被告との間では秘密保持合意を行いませんでした。そうすると、原告は、被告に対しては本件ノウハウを秘密とする意思はなかったとも考えられます。
このような曖昧な状態を回避するためにも、秘密保持契約はその対象者との間で確実に行う必要があります。

以上のように、本事件はビジネスモデルを営業秘密管理する場合における秘密管理性、有用性、非公知性の判断について色々参考になる事件かと思います。

なお、このようなビジネスモデルを特許等で守ることができないかを弁理士としては考えたいところです。
しかしながら、製造方法については裁判所が「生地，シロップ等の原材料の取扱方法，使用量等についても，オランダにおける伝統的な製法に基づくものといわざるを得ない」と判断しています。このことから、当該製造方法は特許でいうところの新規性・進歩性が無いと考えられ、製造方法の特許化は難しいと考えられます。

そうすると、ストロープワッフルの実演販売に用いるマークを作り、当該マークを商標登録することでブランドとして当該ビジネスを守ることも検討する余地があるかと思います。しかしながら、そもそも本事件では判決文を読む限り、原告のビジネスモデルが有効でないようですので、ブランド化云々以前の問題であるとも思えます。

思うに、原告はストロープワッフルの実演販売に係るビジネスモデルを被告に開示したタイミングが早すぎたのではないでしょうか？
どの様な経緯で原告と被告とがビジネス提携契約の交渉に至ったのか不明ですが、原告はストロープワッフルの実演販売に係るビジネスモデルを構築し、当該ビジネスモデルにある程度の目途が立った時点で被告と交渉し、秘密保持契約を締結するべきだったのではないかと思います。
それにより、例え被告が当該ビジネスモデルと同様の事業を勝手に行ったとしても、当該ビジネスモデルが営業秘密として認められた可能性があったのではないでしょうか。

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ー判例紹介ー ストロープワッフル事件 その１ ビジネスモデルを営業秘密とすること

今回はビジネスモデルに関する営業秘密の判例について紹介します。

この事件は、東京地裁平成２５年３月２５日判決の事件であり、原告は「被告らにおいて，オランダの伝統菓子であるストロープワッフルに関して原告らの考案したビジネスモデル等の営業上のノウハウを無断で使用して上記ワッフルの販売等をし，これにより原告らに損害を与えた」と主張したものです。

この事件は、上述のように新規なビジネスモデルを他者に開示したことによって生じた事件であり、この他者が当該ビジネスモデルと同様のビジネスを始めました。
このような事件は、多々ありそうな事件であり、また、どのような理由でどのような判決となるのか興味深いものだと思います。

事件の経緯は大まかには下記のとおりです。
①原告会社は、オランダの伝統的な焼き菓子であるストロープワッフル（薄地の２枚のワッフルの間にシロップを挟んだもの）を日本で販売することを企画。
②原告会社は、平成２１年３月２５日、被告会社Ａとの間でフランチャイズシステムにより、ストロープワッフルの実演販売等を行う店舗を展開することを内容とするスイーツビジネス提携契約（以下「本件契約」という。）に関する協議を開始。
③原告会社は、同年７月６日、被告会社Aに対して本件契約に関する協議を終了する旨通知。
④被告会社Ｏ（平成２１年８月２０日設立）は、同年９月頃、株式会社Ｉとの間でストロープワッフルの販売に関する契約を締結。同年９月３０日から同年１１月３日まで、株式会社Ｉの新宿本店にストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。その後、被告Ｏは、ストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。

被告会社Ｏは、オランダのスイーツ輸入、製造、販売等を目的として、被告会社Ａの代表取締役であった被告Ｐ３が代表取締役となって設立した会社です。

上記①から④の経緯からすると、被告会社は原告会社のストロープワッフルに関する本件ノウハウを知ったうえで、ストロープワッフルの製造販売を開始したと考えられます。
これは、原告にとってみると本件ノウハウの不正使用であると考えても当然かと思います。

ここで、裁判所の判断について先に結論を書きます。
なお、本事件は、原告も本事件のノウハウを営業秘密と明言していないせいか、裁判所も営業秘密の３要件（秘密管理性、有用性、非公知性）とは明示して判断を行っていませんが、実質的には３要件の判断をしていると思われます。

まず、裁判所は、原告会社が提案したビジネスモデルに対して一定の独自性を認めました。

しかし、裁判所は「ビジネスとしてのアイデアの域を超えるものではなく、それ自体が類似の製造・販売方法を実施することを許さないような形態のものであるとはいい難い」と判断しました。これは営業秘密でいうところの非公知性又は有用性の判断かと思われます。

また、裁判所は、被告の主張等を勘案して、ビジネスモデルとして有効性があると認めるに足りないと判断しています。これは営業秘密でいうところの有用性の判断かと思われます。

さらに、原告会社は、平成２１年３月頃から、被告会社Ａ、被告Ｐ２及び被告Ｐ３に対し、日本での事業展開に必要なストロープワッフルに関する全ての情報を説明し、その際に機密情報を開示し、使用を試み，利益を享受しないことに同意する旨の機密保持同意書（以下「本件機密保持同意書」という。）を示したと主張しました。
これに対し裁判所は、原告会社と被告会社Ａ等との間における機密保持の同意についても認めませんでした。これは営業秘密でいうところの秘密管理性の判断かと思います。

このように、原告会社の主張はすべて認められなかったのですが、裁判所におけるこれらの判断は営業秘密と判断されるビジネスモデルを営業秘密として管理するにあたり基準となり得るものかもしれません。
裁判所の判断の具体的な内容は次回に。

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日産 営業秘密流出で取引先の元従業員を書類送検

先日、日産リーフのフルモデルチェンジ車両を発表前に取引会社元社員が日産工場内で検査中の当該車両を写真撮影し、ツィッターに投稿したとして当該社員が書類送検されたとの報道がありました。

発表前の車両そのものが営業秘密であり、これにより日産の業務を妨害したとの判断の様です。具体的には、営業秘密の保有者である日産に損害を加える目的で、管理侵害行為により営業秘密を取得したとして、不正競争防止法２１条１項一号違反でしょうか。

しかし、当然良くは無いものの、いわゆる隠し撮りをツィッターにアップすることで、書類送検になるとは少々驚きです。刑事罰が適用されるためには図利加害目的が要件として必要であるため、ツィッターへのアップが「損害を加える目的」に該当するとの判断のように思えますが、果たしてこの元社員はそこまでの意図があったのでしょうか？

また、日産は営業秘密関連での刑事告訴は私の知る限り３件目です。
日産は２０１４年と２０１５年に元社員を刑事告訴しています。
このうち、２０１４年の事件に関しては東京高裁判決で懲役１年、執行猶予３年となっています。

参考：過去の営業秘密流出事件

私の知る限り、営業秘密に関して一社で複数の刑事告訴を行った企業は日産だけであり、さらにそれが３件というのは、いかに日産が営業秘密の流出に厳しい態度を取っているかの表れかと思います。

しかしながら、裏を返すと過去に２件もの刑事告訴を行っている日産に対して、その取引会社の社員が営業秘密の漏えいをさらに行ったということは、いかに営業秘密の漏えい対策が難しいか、また、営業秘密の漏えい行為が犯罪であるかの浸透が不十分であるかの証でもあるかとも思います。

特に今回の事件は、取引先元従業員が隠し撮りによりツィッターにアップしたものであり、サーバーから営業秘密に関するデータを取得したという事例とは異なります。すなわち、取引先元従業員による内部犯行であるもののアクセス管理等により営業秘密の漏えいを検知できるものではありません。
さらに、今回の事件は、取引先元従業員がツィッターにアップしたことから発覚したのですが、もしこれが他社への情報提供を目的としたものであればおそらく発覚しなかったと思われます。

では、どのようにして隠し撮りのような行為による営業秘密の漏えいをを防止するのか？一つは荷物管理等により、携帯電話等を持ち込ませないというものがあるかと思います
。しかしながら、これは自己申告に頼らざる負えず、隠し撮りを実行しようとしている者は見つからないように携帯電話等を持ち込むでしょう。すなわち自己申告による荷物管理は悪意のある者にとっては意味をなさない可能性があります。

そうであるならば、どうするのか？
私はやはり教育により、営業秘密の漏えいが刑事罰もあり得る相当に高いリスクを有するものであることを周知させることが必要かと思います。
従業員に対しては常日頃の社員教育によりそれを徹底させることができるでしょうが、取引先に対してはこのような社員教育を行うことを条件に取引することや、秘密保持義務を課す場合に書面だけのやり取りではなく、簡単でも良いのでリスクの説明を行うべきではないでしょうか。特に今回のような事例はリスク説明としてはインパクトの強い事例になるかと思います。

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